Anspråk på staten i anledning av bristfällig nyhetsgranskning i ett patentansökningsärende, m.m.

Justitiekanslerns beslut

Justitiekanslern beslutar att tillerkänna Bäcksjön Aktiebolag ersättning med 129 069 kr jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 8 juni 1998 till dess betalning sker.

Justitiekanslern uppdrar åt Patent- och registreringsverket att ombesörja att den beslutade ersättningen betalas ut till Bäcksjön Aktiebolag.

Ärendet

Bakgrund

AA ansökte den 23 mars 1994 hos Patent- och registreringsverket (PRV) om svenskt patent för en uppfinning. Ansökan kom in till PRV den 25 mars 1994 och åsattes nummer 9401021-2. Uppfinningen benämndes förfarande och anordning för minskning av spridning av tandfyllningsmaterial vid tandbehandling.

Den 31 maj 1994 begärde AA att PRV skulle låta patentansökningen bli föremål för nyhetsgranskning av internationellt slag (s.k. ITS-granskning). PRV avslutade granskningen den 27 oktober 1994 och upprättade en ITS-rapport, vilken skickades till AA den 2 november 1994. I rapporten angavs bl.a. två skrifter vara av särskild betydelse för två av patentkraven, vilket innebar att dessa patentkrav för den sökta uppfinningen i allt väsentligt tidigare var kända och inte kunde anses ange en patenterbar uppfinning.

Med anledning härav förelade PRV den 2 november 1994 AA att svara på utlåtandet, vilket ledde till att han den 2 maj 1995 justerade patentkraven för uppfinningen i aktuellt hänseende.

AA hade dessförinnan den 24 mars 1995 gett in en internationell patentansökan (s.k. PCT-ansökan) för sin uppfinning till PRV. Denna ansökan resulterade i en positiv granskningsrapport den 16 juni 1995 och i en positiv bedömningsrapport den 19 april 1996.

Genom ett slutföreläggande den 28 juni 1995 underrättade PRV AA om att verket inte funnit hinder mot svenskt patent. PRV beslutade den 20 november 1995 att bifalla patentansökningen och beslutet kungjordes den 18 december samma år. I patentskriften angavs som sammandrag av uppfinningen följande:

Förfarande för att vid tandbearbetning med ett borr- eller slipverktyg hindra spridning av därvid frigjort material, varvid kylmedel samt eventuellt luft och/eller bindemedel sprutas mot tanden i bearbetningsriktningen från minst en tillförselmynning i verktyget och samtidigt sugning åstadkommes genom en eller flera öppningar anordnade intill eller omkring tillförselmynningarna i verktyget.

Anordning för utförande av förfarandet enligt uppfinningen, vilken omfattar ett bearbetningsorgan, som är en borrspets eller sliptrissa, minst en ledning för tillförsel av kylmedel och luft, en sugledning och eventuellt en separat ledning för tillförsel av bindemedel, varvid ledningarna samtliga är anordnade i ett integrerat, gemensamt hölje och mynnar i eller vid bearbetningsorganet.

Någon invändning mot patentbeslutet gjordes inte under invändningstiden, dvs. de efterföljande nio månaderna.

Sedan PCT-ansökan fullföljts i USA redovisade den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) i en rapport den 7 oktober 1997 att den vid sin granskning funnit två nyhetshindrande patent, US 4,176,453 och US 5,342,196.

PRV gör idag den bedömningen att de båda amerikanska patenten varit till hinder för patent på de självständiga patentkraven (huvudkraven) och en av de två alternativa utföringsformerna i de osjälvständiga kraven i ansökningen, men att de däremot inte hindrat patent på den andra utföringsformen. Således har PRV idag den uppfattningen att patentet meddelades på oriktig grund.

AA överlät den 29 mars 1994 rätten att söka och erhålla patent på uppfinningen till Bäcksjön Aktiebolag.

Anspråket m.m.

Bäcksjön Aktiebolag (bolaget) har här framställt anspråk på skadestånd av staten med 560 926 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 7 maj 1998 till dess betalning sker. Som grund för anspråket har bolaget, såvitt får förstås, gjort gällande att den nyhetsundersökning - i form av en ITS-granskning - som PRV gjort i anledning av den svenska patentansökningen har varit klart undermålig då PRV bort ha upptäckt de två nyhetshindrande amerikanska patenten. Om dessa patent hade redovisats skulle bolaget inte ha fullföljt ärendet hos PRV. Till följd härav har bolaget åsamkats ekonomisk skada.

Bolaget har vidare gjort gällande, såvitt får förstås, att bolaget har fått felaktig information genom innehållet i PRV:s broschyrer och på PRV:s hemsida. Den felaktiga informationen har enligt bolaget bestått i att det i broschyrerna och på hemsidan angivits att ITS-rapporten och föreläggandet i den nationella patentansökan ger tillsammans en fullständig redovisning av det internationella patenteringsläget redan på ett tidigt stadium.

Det yrkade beloppet avser ersättning för utvecklings- och patentkostnader under tiden den 1 september 1993 - 31 december 1997 med 181 284 kr, ersättning för utbetalade villkorslån av Stiftelsen Innovationscentrum med 164 618 kr, ersättning för feldisponering av arbetsinsats samt kapital under åren 1994 - 1997 med 192 000 kr och uppkomna kostnader under 1998 för konsultationer med patentombudet med 23 024 kr.

PRV har yttrat sig i ärendet och därvid avstyrkt bifall till bolagets anspråk på skadestånd av staten. Yttrandena fogas till detta beslut som bilagorna 1 och 2 (här uteslutna).

Bolaget har fått del av yttrandena och har lämnat synpunkter på dessa. Bolaget har därvid bl.a. uppgivit följande. Det kan i efterhand konstateras att de två nyhetshindrande amerikanska patenten är tydliga och enkla att identifiera samt fanns tillgängliga för PRV i deras egna skrifter. Huvudkraven i det sökta patentet är enkla att förstå och få en bild av. Det handlar t.ex. inte om en liten teknisk detalj eller en kemisk sammansättning. Det borde därför ha varit en lätt granskningsuppgift för PRV. Genom att gå in på det amerikanska patentverkets hemsida på Internet och där söka på klassen 82 (verktyg/handpiece) och ordet "suction" får man upp fem patent, varav två av dessa är de aktuella amerikanska patenten. Om i stället sökningen görs med orden "dental drill" och "suction" får man upp två patent, varav det ena är ett av de aktuella patenten.

Bolaget har bl.a. kommit in med en kopia av sitt patentombuds akt i patentansökningsärendena, kopior av PRV:s granskningslappar för svensk patentansökan, internationell nyhetsgranskning och PCT-ansökan, utdrag från en skrift rörande de två amerikanska patenten, informationsbroschyrer från PRV och utdrag från PRV:s hemsida samt en kopia av en överlåtelsehandling genom vilken AA den 29 mars 1994 överlåtit rätten att söka och erhålla patent för uppfinningen till bolaget.

Gällande regler

Staten skall enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen bl.a. ersätta ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar.

Bestämmelser om patent finns i patentlagen (1967:837). Patent meddelas endast på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före dagen för patentansökningen och tillika väsentligen skiljer sig därifrån (2 § första stycket). Patentmyndighet här i riket är Patent- och registreringsverket (7 §). Om sökanden begär det och erlägger särskild avgift, skall patentmyndigheten på de villkor regeringen bestämmer låta ansökningen bli föremål för sådan nyhetsgranskning vid internationell nyhetsgranskningsmyndighet som avses i artikel 15.5 i den i Washington d. 19 juni 1970 avslutade konventionen om patentsamarbete (9 §). Det svenska patentverket har utsetts till internationell nyhetsgranskningsmyndighet. Om ansökningen är fullständig och det inte finns hinder mot patent, skall patentmyndigheten underrätta sökanden om att patent kan meddelas (19 § första stycket). Om sökanden har fullgjort vad som krävs enligt 19 § och det fortfarande inte finns hinder mot patent, skall patentmyndigheten bifalla ansökningen. Beslutet skall kungöras. När beslutet att bifalla patentansökningen har kungjorts, är ett patent meddelat. Ett meddelat patent skall antecknas i patentregistret som förs av patentmyndigheten. Ett patentbrev skall också utfärdas (20 §). Var och en får göra invändning mot ett meddelat patent. En invändning skall göras skriftligen hos patentmyndigheten inom nio månader från den dag då patentet meddelades (24 § första stycket). Invändningsförfarandet tjänar till att komplettera den granskning som patentverket utför av sig självt. Genom invändning kan sålunda verket få uppmärksamheten riktad på material som den inte har beaktat (prop. 1993/94:22 s. 29).

Med internationell patentansökan, s.k. PCT-ansökan, avses ansökan som göres enligt den i Washington d. 19 juni 1970 avslutade konventionen om patentsamarbete. Internationell patentansökan inges till patentmyndighet eller internationell organisation som enligt konventionen om patentsamarbete och tillämpningsföreskrifterna till denna är behörig att mottaga sådan ansökan (mottagande myndighet). Den svenska patentmyndigheten är mottagande myndighet i enlighet med vad regeringen föreskriver (28 §).

Av 2 § förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete följer att ärenden som ankommer på patentverket i dess egenskap av internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning handläggs enligt konventionen om patentsamarbete, tillämpningsföreskrifterna till denna samt avtalet med internationella byrån. Beträffande handläggningen gäller i övrigt allmänna regler för verksamheten hos verket.

Som framgått ovan kan en ansökan om svenskt patent på begäran av sökanden bli föremål för en nyhetsgranskning som motsvarar den internationella nyhetsgranskningen av internationella patentansökningar, s.k. ITS-granskning. Denna granskning är i principiellt avseende annorlunda än den nyhetsgranskning som annars skulle ha skett i patentansökningsärendet. Skillnaden är i korthet att i ärenden utan begäran om ITS-granskning kan granskningen avbrytas när något nyhetshinder framkommit. Vid en ITS-granskning skall däremot granskningsmaterialet genomgås fullständigt även om nyhetshinder konstaterats på ett tidigt stadium. Skillnaden i granskningen hänför sig alltså till tidpunkten för avslutande av denna (jfr prop. 1977/78:1 Del A s. 230 f. och Jacobsson m.fl., Patentlagstiftningen - en kommentar, 1980, s. 162 f.).

En PCT-ansökan blir inte föremål för någon ny fullständig internationell nyhetsgranskning i det fall en ITS-granskning i det motsvarande svenska patentansökningsärendet redan gett vid handen att det inte finns några hinder för patent och patentkraven inte har ändrats. Nyhetsgranskningen i PCT-ärendet inskränks då i princip till referensmaterial som tillkommit efter det att PCT-ansökan gjordes (jfr a. prop. s. 230 och a. Jacobsson m.fl. s. 162 och 419 f.).

Resultatet av en PCT-ansökan mynnar ut i en PCT-rapport och något internationellt patent erhålls inte. För att få patent måste en sådan ansökan fullföljas till och prövas i respektive stat som den omfattar. PCT-rapporten är då inte bindande för de nationella patentmyndigheterna. Detta centraliserade gransknings- och prövningsförfarande syftar endast till att underlätta för de nationella patentmyndigheternas fortsatta handläggning av ansökningen (se a. prop. s. 3 och 122).

Vid prövning av förutsättningarna enligt 2 § patentlagen för meddelande av patent skall enligt 26 § patentkungörelsen (1967:838) patentverket beakta allt, varom myndigheten får kännedom (första stycket). Patentverkets granskning skall ske på grundval av patentskrifter, utläggningsskrifter eller publicerade patentansökningar från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Amerikas Förenta Stater, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Schweiz, Storbritannien, förutvarande Tyska riket och det europeiska patentverket eller utdrag ur dessa samt publicerade internationella patentansökningar eller utdrag ur dessa ävensom allmänt tillgängliga ansökningar om patent här i riket. Därutöver kan granskningen grundas på annan tillgänglig litteratur, om så finnes befogat (andra stycket). Patentverket meddelar närmare bestämmelser om granskningen. Sådana bestämmelser får, om särskilda förhållanden påkallar det, avvika från föreskrifterna i andra stycket (tredje stycket).

Enligt 71 § Patent- och registreringsverkets föreskrifter, PRVFS, 1986:4 P:17 (upphörde att gälla den 1 juli 1997 och ersattes samma dag av PRVFS 1997:1 P:32) skall nyhetsgranskning ske på grundval av den dokumentation, som anges i 26 § patentkungörelsen och på den minimidokumentation, som föreskrivs i samarbetskonventionen, samt i enlighet med särskilda anvisningar. Redan från början skall en så fullständig granskning av ansökningen verkställas, att nyhetsläget för uppfinningen blir tillfredsställande utrett. Hela materialet behöver ej alltid genomgås, utan granskningen kan avbrytas, så snart som utredningen anses tillräcklig för avgörande av uppfinningens patenterbarhet.

Justitiekanslerns bedömning

I ärendet får anses klarlagt att de båda amerikanska patenten har utgjort nyhetshinder för det sökta patentet. Fråga är då om PRV:s nyhetsgranskning har varit behäftad med sådana brister som kan medföra skadeståndsskyldighet för staten.

Nyhetsgranskningen i det svenska ansökningsärendet har skett i form av en ITS-granskning. Denna granskning har därefter legat till grund i PCT-ärendet, varvid en viss kompletterande granskning gjorts.

Av den ingivna granskningslappen avseende ITS-granskningen framgår att 13 patentskriftsklasser har granskats. En av dessa klasser har innehållit de båda amerikanska patentskrifterna. Denna klass har totalt innehållit ca 75 dokument.

Såsom PRV anfört är det referensmaterial som utgör basen för nyhetsundersökning i ett patentärende oerhört stort och i ständigt växande. Det kan därför inte ligga i mänsklig förmåga att granska all känd teknik som kan vara av relevans för en ny patentansökan. Givet är att vissa gränser måste sättas för den tid som kan läggas ner på granskning av varje enskilt ärende. Det måste således - som PRV uppgivit - ligga i sakens natur att ett beslut om patent inte kan innefatta någon garanti för att nyhetsgranskningen är fullständig och för att patentet är definitivt hållfast. Patentlagstiftningen anvisar härvid särskilda förfaranden för att objektivt felaktiga patentbeslut skall kunna korrigeras i efterhand, t.ex. genom det obligatoriska invändningsförfarandet. Detta förfarande tjänar till att komplettera den granskning som PRV utfört och får därför ses som ett uttryck för att lagstiftaren erkänt de svårigheter som patentgranskarna har att åstadkomma ett materiellt oantastligt resultat. Utrymmet för skadestånd i anledning av ett missat nyhetshindrande patent får därmed anses begränsat. I likhet med vad PRV anfört får det anses klart att staten inte kan göras skadeståndsansvarig enbart därför att det i efterhand konstateras att ett patent meddelats på objektivt felaktig grund. Vid bedömningen av om skadeståndsskyldighet har uppkommit för staten eller ej får mot bakgrund av vad nu sagts en bedömning göras av omständigheterna i det enskilda patentärendet, t.ex. hur komplicerad och omfattande uppfinningen varit samt antalet patentskrifter som behövt gås igenom.

I förevarande fall har antalet patentskrifter inte varit orimligt stort. Uppfinningen som sådan har inte avsett ett tekniskt komplicerat område. Även för en lekman framstår det som tämligt klart att de båda amerikanska patentskrifterna utgjort ett nyhetshinder. Jag ser det som närmast oförklarligt att dessa hinder inte uppmärksammats om patentskrifterna i den ovan angivna klassen gåtts igenom såsom angetts på granskningslappen. Jag anser således att förbiseendet av de nyhetshindrande patenten får anses utgöra en sådan försummelse som bör grunda skadeståndsansvar för staten.

Vid nu angivna förhållanden finner jag inte anledning att gå in på den andra grunden som åberopats i ärendet.

Bolaget bör således ersättas för den rena förmögenhetsskada som drabbat bolaget till följd av förbiseendet av de nyhetshindrande patenten. Utgångspunkten vid beräkningen av ersättningens storlek bör därvid vara tiden efter det att ITS-rapporten skickades ut, dvs. efter den 2 november 1994.

Det bör också framhållas att enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer åligger det den som begär ersättning att visa den skada som han lidit och dess storlek.

Vad först gäller yrkad ersättning för utvecklings- och patentkostnader har bolaget företett ett revisorsintyg enligt vilket kostnaderna är hänförliga till tiden den 1 september 1993 - 31 december 1997. Av ingivet förblad till det intyget framgår att 176 484 kr avser åren 1994 - 1997. Med hänsyn till vad jag ovan anfört om utgångspunkten för beräkningen och till att det inte framgår när kostnaderna under 1994 uppkom, finner jag att ersättning endast kan utgå för åren 1995 - 1997. Ersättningen bör i enlighet härmed bestämmas till 106 045 kr (= 176 484 kr - 70 439 kr).

Yrkad ersättning för utbetalade villkorslån av Stiftelsen Innovationscentrum avser lån vilka bolaget inte är skyldig att återbetala. Bolaget har därmed inte drabbats av något skada i denna del och ersättning kan följaktligen inte utgå.

Bolaget har också yrkat ersättning för feldisponering av arbetsinsats och kapital avseende åren 1994 - 1997. Bolaget har emellertid inte företett någon utredning som visar vad ersättningen avser och hur beloppet har räknats fram. Jag anser på grund härav att denna ersättning inte kan utgå.

Bolaget har slutligen yrkat ersättning för konsultationer med sitt patentombud i anledning av det negativa granskningsbeskedet från USPTO. Till styrkande av beloppet har en kopia av en faktura företetts. Även om det i fakturan anges att konsultationerna ägt rum i september 1997, dvs. före den amerikanska patentmyndighetens rapport, synes kostnaderna hänförliga till patentärendet i USA och får godtas.

Sammantaget skall bolaget alltså tillerkännas ersättning med 129 069 kr.

Med hänsyn till det ovanstående kan ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen endast utgå på beloppet 129 069 kr räknat från den 8 juni 1998, dvs. den dag som inföll en månad efter det att anspråket kom in hit, till dess betalning sker.

Ärendet är härmed avslutat.